同一件申请，两位审查员结论相反：创造性判断的主观性怎么应对

我做了二十年专利，既做代理，也做诉讼。我经常要向客户解释一个让人不太舒服的事实：在创造性问题上，两位称职的审查员面对同一件申请、同一组对比文件，完全可能得出相反的结论。这不是丑闻，而是创造性这个判断标准本身决定的。但它意味着，申请人要做的，是尽量压缩被误读的空间。

同一件申请，两位审查员真的会给出相反结论吗？

会。下面是一个真实情况。

客户申请了「一种工业设备异常检测方法」。方案是：设备正常运行时，持续更新故障判断阈值；检测到负载切换时，暂停阈值更新，待运行稳定后再恢复。目的是避免切换期间的振动污染判断基准。

相关的对比文件有两篇：对比文件一公开了动态更新阈值；对比文件二公开了在设备启动期间暂停故障报警。

因为这件专利很重要，我找了两位审查员做模拟审查。

审查员甲认为：启动和负载切换都会造成信号波动，既然已知可以暂停报警，也就容易想到暂停阈值更新，属于常规组合，应以缺乏创造性驳回。

审查员乙认为：「暂停报警」与「暂停阈值更新」作用不同。前者只是暂时不输出警报，异常数据仍可能进入基准；后者防止基准被污染，影响的是恢复运行后的判断准确性。现有技术没有给出这一组合的明确启示，应予授权。

两位审查员对事实并没有分歧，分歧在于对一个技术特征作用的理解：甲把「在不稳定期间暂停某件事」看成同一个通用思路，乙看到的是两种作用不同的技术手段。申请人的论证，必须落在这个点上。

创造性判断为什么容易「因人而异」？

按照《专利审查指南》，判断发明是否具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性，通常采用「三步法」：

1. 确定最接近的现有技术；
2. 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；
3. 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见——也就是现有技术整体上是否存在某种技术启示，使本领域技术人员在面对该技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

三步法让判断有了结构，但第三步始终是一个判断：一篇文件里的教导，算不算「启示」了它在另一个场景下的用法？在上面的案子里，所有分歧都集中在一个问题上——「暂停报警」到底有没有启示「暂停基准更新」。结构化的方法可以缩小分歧，但不能消灭分歧。

面对审查的不确定性，我按什么顺序应对？

从这类案子里，我形成了一个固定的应对顺序：

第一，强化具体技术差异。 重点解释区别技术特征分别改变了什么，而不是反复强调「效果更好」。在异常检测这个案子里，关键不是「检测更准」这种笼统说法，而是：暂停阈值更新让被污染的数据根本进不了基准；而暂停报警时，基准仍然暴露在污染之下。

第二，要求组合推理有依据。 提前防范「属于公知常识」「容易想到」的认定，事先解释为什么本领域技术人员不会把该手段用于解决本专利提出的技术问题。问题不在于两篇文件能不能摆在一起，而在于其中有没有任何内容指向这种具体用法。

第三，必要时精准修改。 结合时序图、数据流和对照结果，说明技术手段与技术效果之间的因果关系。修改不能超出原说明书和权利要求书记载的范围，所以这些材料和解释必须建立在真实研发的基础上，不能为了答复去编造数据。

第四，用好复审的救济方式。 被驳回不是终点。《专利法》规定，专利申请人对驳回申请的决定不服的，可以向国务院专利行政部门请求复审。复审程序存在的意义，本身就说明审查是包含判断的。

不要去猜自己会碰到哪一位审查员。要把申请写好、把意见陈述写好，让即使持怀疑态度的审查员，也必须正面回应那个具体的技术差异，而不能用「常规组合」一笔带过。

这些准备，为什么要从撰写阶段就开始？

上面四步里，第一、第三步依赖的材料——区别特征的技术作用、手段与效果的因果关系、时序图和对照结果——最好在提交申请时就写进说明书。原因很简单：答复审查意见时可以解释、可以修改，但修改不能超出原始记载的范围。如果说明书里只写了「暂停阈值更新」这个动作，却没有写它是为了防止基准被污染、以及基准被污染会怎样影响恢复后的判断，那么答复时的很多解释就缺少原文依据，说服力会打折扣。

换句话说，应对审查主观性的最好时机，不是收到审查意见以后，而是撰写说明书的时候。把「为什么这样做」和「这样做改变了什么」写在原文里，就是给将来的答复留下弹药。

什么时候值得做模拟审查？

对重要的申请，我认为值得。在上面的案子里，模拟审查把审查员甲那条思路摆到了台面上，也就让我们清楚了：关于技术差异的解释，必须覆盖到哪些地方。

需要说明的是，模拟审查不能预言真实审查的结论，它的价值在于让你早一点看到最强的反对意见，趁还来得及的时候做准备。非法律意见，具体问题请咨询专业代理师或律师。

申请人可以带走哪几条？

• 接受创造性判断包含主观成分，按不利的那种理解去做准备。
• 写清每个区别特征的技术作用，而不只是它带来的结果。
• 对没有给出理由的组合推理，要求说明依据。
• 保留时序图、数据流、对照结果这类能把手段和效果连起来的材料。
• 把复审当作程序的正常组成部分，而不是失败。

提交之前做一次扎实的现有技术检索，会让上面每一步都更轻松：你提前知道审查员可能会把哪几篇文件组合起来，就可以从一开始把差异讲清楚。